Registro de marca: TRF-2 decide que mera declaração não basta; é preciso comprovar atividade lícita e compatível com os serviços reivindicados
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu que a obtenção de registro de marca exige a comprovação do exercício efetivo e lícito de atividade compatível com os produtos ou serviços indicados no pedido, nos termos do art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.
O entendimento foi adotado pela 2ª Turma Especializada em julgamento de apelação envolvendo registro concedido para serviços financeiros. O colegiado manteve a nulidade do registro porque não foram apresentados elementos objetivos que demonstrassem, na data do depósito, o exercício de atividade econômica compatível com os serviços reivindicados.
Declaração apresentada ao INPI não é prova absoluta
Ao requerer uma marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o depositante declara exercer atividade relacionada aos produtos ou serviços que pretende identificar.
Segundo o TRF-2, essa declaração é suficiente, em princípio, para simplificar o exame administrativo. Isso não significa, entretanto, que ela possua presunção absoluta de veracidade.
A informação pode ser posteriormente questionada, inclusive judicialmente, ocasião em que poderá ser exigida a demonstração concreta de que a atividade efetivamente existia no momento do depósito.
O art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 estabelece que pessoas de direito privado somente podem requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de forma direta ou por meio de empresas por elas controladas.
Projeto futuro não basta para garantir o registro
Outro ponto relevante do julgamento foi a distinção entre uma atividade empresarial em estágio inicial e uma simples intenção de atuar futuramente em determinado mercado.
O Tribunal reconheceu que a legislação não exige faturamento, clientela consolidada ou operação empresarial madura para o depósito de uma marca. Uma empresa ou empreendimento ainda em fase inicial pode preencher o requisito legal.
Por outro lado, devem existir elementos objetivos capazes de demonstrar que a atividade compatível já estava efetivamente em desenvolvimento.
No caso analisado, não foram apresentados contratos, documentos societários, registros empresariais ou outros elementos que evidenciassem atuação direta ou indireta no segmento correspondente aos serviços indicados no registro.
A mera intenção de desenvolver futuramente um negócio, portanto, não foi considerada suficiente.
Nulidade do registro é diferente de caducidade
O acórdão também distinguiu duas situações previstas na Lei de Propriedade Industrial: nulidade e caducidade.
A nulidade decorre de vício existente na própria origem do registro. No caso do art. 128, § 1º, o problema está na ausência de legitimidade material do depositante no momento em que o pedido foi apresentado.
A caducidade, disciplinada pelo art. 143 da Lei nº 9.279/1996, possui natureza diferente. Ela se relaciona à ausência de uso da marca após sua concessão, observadas as condições e o procedimento estabelecidos pela legislação.
Assim, a falta de comprovação da atividade existente na data do depósito não precisa ser discutida exclusivamente em procedimento de caducidade.
Anterioridade do pedido não convalida registro irregular
O TRF-2 também afastou o argumento de que a apresentação anterior do pedido seria suficiente para preservar o registro.
A anterioridade cronológica somente produz os efeitos próprios do sistema marcário quando o pedido atende aos requisitos legais. Conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/1996, a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido.
Desse modo, um pedido apresentado primeiro não convalida vício originário relacionado à ausência de legitimidade do depositante.
O colegiado também manteve a determinação de abstenção de uso da marca nos limites estabelecidos no processo. Essa conclusão está em consonância com o Tema 950 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à Justiça Federal, em ação de nulidade com participação do INPI, determinar a abstenção do uso de marca registrada. Superior Tribunal de Justiça
Impacto prático para empresas e empreendedores
A decisão reforça que o depósito de uma marca deve estar conectado à atividade empresarial efetivamente exercida ou objetivamente estruturada pelo requerente.
Empresas em fase de constituição ou expansão não precisam aguardar o desenvolvimento completo do negócio para buscar proteção marcária. Entretanto, é recomendável que existam documentos capazes de demonstrar a relação entre o depositante e a atividade correspondente aos produtos ou serviços reivindicados.
Contratos preparatórios, documentos societários, registros empresariais, autorizações regulatórias, estrutura operacional e outros elementos podem assumir relevância caso a legitimidade do pedido venha a ser questionada.
O julgamento também evidencia que a concessão administrativa pelo INPI não impede posterior controle de legalidade. A presunção de validade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o descumprimento de requisito previsto na Lei nº 9.279/1996.
A aplicação desse entendimento depende das características do pedido, da atividade exercida pelo depositante e das provas existentes em cada caso concreto.
Saiba mais: TRF2
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